Adidas obtiene el respaldo del TGUE para la protección de su marca
El pasado 1 de marzo de 2018 la Sala Novena del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) fallaba a favor de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) denegando el recurso presentado por la mercantil Shoe Branding Europe BVBA (BVBA), contra la resolución que denegaba el registro de dos marcas de la Unión con dos bandas diagonales, que van de derecha a izquierda – una para calzado y otro para de seguridad y protección- (en adelante, las “Marcas”), tal y como se demuestra a continuación:
La marca alemana, Adidas, se opuso al registro de tales marcas por considerar que su diseño podría confundirse con sus famosas tres rayas paralelas que caracterizan no solo a su calzado, si no también al resto de prendas de la marca, derivando las sentencias en los asuntos T-85/16 y T-629/16.
Los antecedentes se remontan a los años 2009 y 2011, cuando BVBA solicitó a la Oficina de Propiedad Intelectual de la EUIPO el registro de las Marcas con arreglo al Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea. La guerra comenzaba el 13 de septiembre de 2010, cuando Adidas formulaba oposición utilizando como argumento que las Marcas pertenecían a la clase 25 (“calzado, incluido el calzado deportivo y de ocio”) y podían entrar en conflicto con las tres bandas paralelas que caracterizan a la marca alemana. En un primer momento se desestimó la oposición de Adidas por considerarse que las marcas en conflicto eran globalmente diferentes y que dicha circunstancia era suficiente para excluir cualquier riesgo de confusión por parte del consumidor. No contento con dicha decisión, Adidas impugnó la misma ante el Tribunal, obteniendo el 21 de mayo de 2015 una sentencia favorable (asunto T-145/154), basándose en que la Sala de Recurso había concluido erróneamente acerca de la inexistencia de conflicto entre las marcas mencionadas.
BVBA no se quedaría de brazos cruzados, y trató de impugnar dicha resolución, pero en el auto de 17 de febrero de 2016, el Tribunal de Justicia desestimaría dicho recurso. En consecuencia, la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO resolvió el 8 de junio de 2016 a favor de Adidas, basándose en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, teniendo en cuenta que, una cierta similitud entre las marcas en conflicto, la identidad de los productos y la elevada notoriedad de la marca Adidas, podría inducir a error al consumidor al pensar que podía existir un vínculo entre ambas marcas y, que dicho error podría beneficiar enormemente a BVBA y a las Marcas debido a la notoriedad de Adidas en el mercado, sin que existiera justa causa.
A tenor del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, “mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos”.
Todos esos requisitos los cumplía Adidas, ya que (i) por un lado las Marcas son similares a los signos distintivos que utiliza la mercantil alemanda en su calzado, así como en el resto de sus productos. En segundo lugar, (ii) el propio TGUE confirma que las marcas de Adidas son notorias, no solo en el territorio comunitario, si no también a lo largo de todo el planeta. Por último, (iii) el propio Tribunal no entendía que hubiera justa causa para el registro de las Marcas. La decisión para justificar este último punto fue el slogan con el que BVBA quiso promocionar las Marcas: “Two stripes are enough” (“Dos rayas son suficientes”). Con dicho slogan se deduce que BVBA pretendía entrar de manera rebelde en el mercado, comparándose en primer lugar con Adidas y, en segundo, indicándole al consumidor que sus productos eran mejores que los productos de la mercantil alemana.
No le sirvió de mucho su táctica de marketing ya que en la sentencia de 1 de marzo de 2018, el TGUE desestimaba los recursos que BVBA interpuso contra las resoluciones de la EUIPO, y ratificaba las mismas considerando que ésta última no había cometido fallo de interpretación al prever que BVBA y sus Marcas se podían aprovechar de la notoriedad de Adidas para incrementar la venta de sus productos, y que BVBA no había acreditado en ningún momento la existencia de justa causa para utilizar las Marcas.
En consecuencia de todo lo anterior, el grande vuelve a vencer al pequeño, y las tres bandas de la mercantil alemana seguirán estando protegidas de intromisiones de terceros que pretenden lucrarse a su costa, ya sea a través de dos, tres y/o cuatro rayas paralelas.
